Pemegang Lisensi Merek Menghadapi Pendaftaran oleh Pihak Lain

Pemegang lisensi suatu merek asing dapat menghadapi persoalan ketika merek yang hendak digunakan di Indonesia ternyata telah lebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain dengan nama atau logo yang sama atau sangat mirip. Situasi ini perlu ditangani secara hati-hati karena sistem merek Indonesia menganut prinsip pendaftaran dan pelindungan yang bersifat teritorial.

Lisensi dari pemilik merek di luar negeri tidak dengan sendirinya mengalahkan pendaftaran yang telah ada di Indonesia. Langkah hukum harus dimulai dengan memastikan status pendaftaran, siapa pemilik terdaftar, kelas barang atau jasa yang dilindungi, tanggal penerimaan, serta apakah terdapat fakta yang menunjukkan pendaftaran dilakukan dengan iktikad tidak baik.

Prinsip First to File dan Teritorial

Hak atas merek di Indonesia pada dasarnya lahir setelah merek terdaftar. Karena itu, pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan dan memperoleh pendaftaran mempunyai posisi hukum yang kuat sebagai pemilik merek terdaftar, sepanjang pendaftaran tersebut tidak kemudian dibatalkan atau dihapus berdasarkan alasan yang diatur undang-undang.

Pelindungan merek juga bersifat teritorial. Pendaftaran merek di negara asal tidak otomatis menciptakan hak eksklusif di Indonesia. Prinsip ini sejalan dengan Paris Convention for the Protection of Industrial Property, yang mengakui bahwa pendaftaran merek di setiap negara pada dasarnya bersifat independen.

Langkah Pertama: Verifikasi Status Merek

Sebelum mengambil tindakan, pemegang lisensi perlu melakukan penelusuran secara menyeluruh pada pangkalan data merek Indonesia. Pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan kemiripan nama. Perlu dilihat nomor pendaftaran, pemilik, kelas, jenis barang atau jasa, status aktif, riwayat permohonan, serta tanggal pendaftaran.

Dokumen lisensi dengan pemilik merek asing juga perlu diperiksa. Pemegang lisensi harus mengetahui apakah perjanjian memberikan kewenangan untuk mengurus pendaftaran, mengajukan keberatan, melakukan tindakan hukum, atau hanya memberikan hak penggunaan komersial. Jika kewenangan penegakan tidak diberikan, tindakan biasanya perlu dikoordinasikan dengan pemilik merek.

Pendaftaran oleh Pihak Lain dengan Iktikad Tidak Baik

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon beriktikad tidak baik.

Iktikad tidak baik dapat terlihat apabila pemohon patut diduga sengaja meniru atau mengikuti merek pihak lain untuk membonceng reputasi, menyesatkan konsumen, atau memperoleh keuntungan dari nama yang sebenarnya telah dikenal atau digunakan pihak lain.

Fakta bahwa suatu merek memiliki nama dan logo yang sama persis dengan merek milik pihak asing dapat menjadi salah satu petunjuk, tetapi tidak otomatis membuktikan iktikad tidak baik. Bukti mengenai penggunaan lebih dahulu, hubungan bisnis sebelumnya, akses terhadap informasi merek, reputasi merek, korespondensi, promosi, distribusi, dan kronologi pendaftaran akan sangat penting.

Gugatan Pembatalan Merek

Jika merek telah terdaftar, salah satu jalur utama yang dapat dipertimbangkan adalah gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga. Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memungkinkan pihak yang berkepentingan mengajukan pembatalan berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

Pemilik merek yang belum terdaftar di Indonesia dapat mengajukan gugatan pembatalan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan mereknya kepada Menteri. Karena itu, apabila merek berasal dari luar negeri, strategi pendaftaran di Indonesia sebaiknya dikoordinasikan langsung dengan pemilik merek atau pihak yang secara sah memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan.

Secara umum gugatan pembatalan dibatasi 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, apabila terdapat unsur iktikad tidak baik atau alasan tertentu yang menyangkut ketertiban umum dan norma sebagaimana diatur undang-undang, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu.

Merek Terkenal sebagai Dasar Perlindungan

Apabila merek asing yang dilisensikan merupakan merek terkenal, status tersebut dapat menjadi faktor penting.

Undang-undang memasukkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal sebagai salah satu alasan penolakan, baik untuk barang atau jasa sejenis maupun, dengan persyaratan tertentu, untuk barang atau jasa yang tidak sejenis.

Penilaian merek terkenal tidak hanya bergantung pada popularitas subjektif. Bukti dapat mencakup tingkat pengetahuan masyarakat, volume penjualan, jangkauan promosi, lama penggunaan, pendaftaran di berbagai negara, nilai investasi promosi, dan bukti pengakuan lain yang relevan.

Penghapusan karena Merek Tidak Digunakan

Selain pembatalan, terdapat mekanisme penghapusan apabila merek terdaftar tidak digunakan. Ketentuan ini telah berubah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023.

Saat ini, pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan ke Pengadilan Niaga apabila merek tidak digunakan selama 5 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Jangka waktu tersebut sebelumnya 3 tahun.

Mekanisme non-use berbeda dari pembatalan. Pembatalan mempersoalkan keabsahan pendaftaran sejak awal, sedangkan penghapusan karena non-use berfokus pada tidak digunakannya merek yang telah terdaftar dalam jangka waktu yang ditentukan.

Posisi Pemegang Lisensi

Pemegang lisensi perlu membedakan hak sebagai penerima lisensi dengan hak sebagai pemilik merek. Lisensi pada dasarnya memberikan hak penggunaan sesuai kontrak, bukan otomatis memindahkan kepemilikan merek. Karena itu, kewenangan untuk mendaftarkan, menggugat pembatalan, atau melakukan tindakan penegakan perlu dilihat dari undang-undang, status pendaftaran merek, serta isi perjanjian lisensi.

Untuk merek yang telah terdaftar di Indonesia dan lisensinya sah, penerima lisensi merek terdaftar dapat memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap penggunaan tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 83. Namun untuk sengketa atas pendaftaran yang lebih dahulu dilakukan pihak lain, koordinasi dengan pemilik merek tetap menjadi langkah paling aman agar dasar kewenangan dan strategi litigasi tidak dipersoalkan.

Langkah Praktis yang Dapat Disiapkan

• lakukan penelusuran status dan riwayat merek pada DJKI;

• kumpulkan bukti penggunaan dan reputasi merek sebelum tanggal pendaftaran pihak lain;

• periksa lisensi, surat kuasa, dan kewenangan penegakan hukum di Indonesia;

• koordinasikan pengajuan permohonan merek Indonesia dengan pemilik merek;

• nilai dasar pembatalan, termasuk persamaan, merek terkenal, dan iktikad tidak baik;

• jika relevan, periksa kemungkinan gugatan penghapusan karena non-use selama 5 tahun.

Penutup

Pemegang lisensi merek asing tidak sebaiknya langsung menggunakan merek di Indonesia apabila ternyata merek yang sama telah terdaftar atas nama pihak lain. Status pendaftaran tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui strategi yang tepat, terutama apabila penggunaan berisiko dianggap melanggar hak pemilik terdaftar.

Apabila terdapat indikasi pendaftaran dengan iktikad tidak baik, persamaan dengan merek terkenal, atau tidak adanya penggunaan selama jangka waktu yang ditentukan, tersedia jalur pembatalan atau penghapusan di Pengadilan Niaga.

Kekuatan bukti, kedudukan hukum pemilik dan pemegang lisensi, serta isi perjanjian lisensi menjadi faktor utama dalam menentukan langkah yang paling efektif.